首次運用巡迴口審方式查清案件複雜事實、準確界定商標在先使用商標共存等問題。

爭議商標：

引證商標：

基本案情

申請人：上海故事絲綢發展有限公司

被申請人：杭州綾絕頂服飾有限公司

申請人的主要理由：一、“上海故事”是申請人使用多年並已建立極高知名度的註冊商標。爭議商標與申請人的第10087133號“上海故事”商標（以下稱引證商標）構成類似商品上的近似商標。二、爭議商標的實際使用容易使消費者對商品來源、品質等特點產生誤認，爭議商標的實際使用將具有欺騙性。被申請人有意摹仿他人在先知名商標的行為也將產生“不良影響”，並屬於以“其他不正當手段”申請商標註冊的行為。三、被申請人股東親屬曾在申請人公司工作，屬於明知爭議商標存在並進行搶注的行為。四、被申請人具有惡意註冊他人在先知名商標和不誠信的行為，擾亂了商標註冊秩序和市場競爭秩序。綜上，請求依據2013年商標法第四條、第十條第一款第（七）和（八）項、第十五條第二款、第三十條、第四十四條第一款、第四十五條的規定，對爭議商標予以無效宣告。

被申請人答辯的主要理由：一、被申請人及控股股東最早自2002年起經營上海故事品牌，遠早於申請人引證商標的申請註冊日。二、依據2013年商標法第五十九條第三款的規定，在先使用並未註冊的商標經使用具有一定知名度之後都可以與已註冊商標商標共存，本案中爭議商標在先使用具有一定知名度並且已經註冊的商標能夠與本案引證商標共存。三、爭議商標與引證商標不構成近似商標。四、爭議商標為被申請人獨創，不存在任何主觀惡意行為。綜上，請求維持爭議商標的註冊。

案情解析

被申請人主張依據2013年商標法第五十九條第三款的規定爭議商標可與引證商標共存。2013年商標法第五十九條第三款規定“商標註冊人申請商標註冊前，他人已經在同一種商品或者類似商品上先於商標註冊人使用與註冊商標相同或者近似並有一定影響的商標的，註冊商標專用權人無權禁止該使用人在原使用範圍內繼續使用該商標，但可以要求其附加適當區別標識。”首先，該條款旨在保護已經在市場上在先自創並善意使用的未註冊但有一定影響商標所有人的權益，並非商標授權確權條款。其次，被申請人所謂早期經營“上海故事”及“STORY OF shanghai”品牌的證據不能證明是其自創使用。根據在案證據可知，上海紫琦服飾有限公司與申請人的法定代表人均為楊求良，同時上海紫琦服飾有限公司亦為申請人的股東；在案證據顯示，申請人的股東上海紫琦服飾有限公司曾與陳妙珠簽訂了特許加盟備忘錄、特許經銷商協議，上海紫琦服飾有限公司授權陳妙珠在杭州市河坊街店鋪、杭州市河坊街道136號店鋪、杭州市武林路337號店鋪、河坊街183號店鋪、紹興市魯迅故里主街區33號店鋪對“上海故事”及“STORY OF shanghai”品牌的產品進行經銷、推廣活動。上述申請人的股東上海紫琦服飾有限公司與陳妙珠簽訂合同的最早時間為2006年8月18日。在案證據顯示，被申請人法定代表人陳德勇曾在2006-2008年間分別在南京市秦淮區夫子廟貢院西街127號、南京市秦淮區貢院街168號、杭州市河坊街191-201號、魯迅故里主街區33號單獨或與他人（陳妙珠或陳柳珠）開設門店，經營“上海故事”品牌的系列產品。上述陳德勇最早租賃房屋的簽訂時間是2006年9月25日。據此可知，申請人授權陳妙珠經營“上海故事”及“STORY OF shanghai”門店的時間早於陳德勇開設門店經營“上海故事”及“STORY OF shanghai”產品的時間。依據本案查明事實可知，陳德勇既為被申請人的法定代表人，又與陳妙珠具有親屬關係，陳德勇開設的門店位置與陳妙珠經營“上海故事”及“STORY OF shanghai”門店的位置在距離上相近或重合。綜上，在案證據不能證明在引證商標申請日之前，被申請人在先自創並善意使用了“上海故事”及“STORY OF shanghai”商標，因此被申請人請求爭議商標應與引證商標共存的主張我局不予支援。

典型意義

本案中，重點在於被申請人是否在先使用爭議商標且具有一定影響力，其在後註冊商標是否可以依據2013年商標法第五十九條第三款的規定與申請人的商標並存。

2013年商標法第五十九條第三款規定“商標註冊人申請商標註冊前，他人已經在同一種商品或者類似商品上先於商標註冊人使用與註冊商標相同或者近似並有一定影響的商標的，註冊商標專用權人無權禁止該使用人在原使用範圍內繼續使用該商標，但可以要求其附加適當區別標識。”，本條規定的是他人對註冊商標的正當使用問題。我國作為商標註冊制國家，商標經註冊獲得商標專用權，但也存在有些商標使用人沒有註冊商標，但其已經使用並具有一定影響的情形。如果商標註冊人在同一種或類似商品上註冊與在先使用人相同或者近似的商標，並因此禁止在先使用人使用，對在先使用人對於該商標的付出明顯不公平。故為了平衡商標註冊人和商標使用人之間的利益，彌補商標註冊制的侷限，2013年商標法對在先使用的未註冊商標也在一定條件下給予保護，此條款即為其中之一。但我國作為商標註冊制國家，對於已註冊商標的保護仍應遵循2013年商標法的其他相關規定。