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馬德里商標註冊利弊分析

馬德里商標註冊利弊分析

目前,國外商標註冊有兩種方式。

一是單一國家商標註冊,即根據不同國家的不同要求,分別準備不同的商標申請材料,透過不同國家的代理逐一向各國商標局提出商標註冊申請;

二是馬德里商標註冊,即根據馬德里商標體系(Madrid System)提出馬德里商標申請。馬德里商標體系包括《馬德里協定》和《馬德里議定書》,二者之間的區別可參考

馬德里商標「馬德里議定書」與「馬德里協定」的區別

這篇文章。

本文根據深知元商標分別以兩種不同註冊方式操作的實踐經驗,提出馬德里商標註冊利弊分析。

馬德里商標註冊的優勢

1 手續簡便

馬德里商標申請人只要以

一種語言

(英語、法語、西班牙語)透過

一個機構

(世界智慧財產權組織國際局)提交

一項申請

,支付

一次費用

(日本、巴西、迦納等少數國家除外),即可向其原屬國以外的所有其他已加入馬德里體系的締約方提出商標註冊申請,從而免除了向這些締約方商標主管機關使用不同語言、提交不同申請以及分別繳納費用的繁瑣程式。

如果採用單一國家商標註冊的方式,申請人就不得不分別找不同國家的商標代理機構,分別準備不同語言的商標申請材料,提交多項商標申請並支付多次費用。

單一國家商標註冊時,不同國家對商標申請材料的要求也有差異,比如美國商標申請要求必須提供商標使用證據,

透過馬德里商標註冊指定美國,就可以避開美國商標註冊時提交商標使用證據的環節

單一國家商標註冊時,一些國家比如泰國、越南、印尼、馬來西亞、伊拉克、巴西、俄羅斯、埃及、摩洛哥、阿爾及利亞等國,還要求提交商標代理委託書、宣誓書的原件或經過商事認證或領事認證的委託書原件,不僅費時費事,還多花申請費。而如果

透過馬

德里商標註冊指定對委託書有額外要求的國家,就不必再額外準備這些委託書申請材料

2 節省費用

事實證明,馬德里商標註冊比逐一向各國商標局申請要便宜,需要申請商標註冊的國家越多,這種成本降低的優勢越明顯。

提交國際註冊申請後,馬德里商標手續簡便、費用低廉的優勢還在許多商標申請的後續程式體現出來,如馬德里商標變更、轉讓、續展、刪除、登出等申請也只需提交一次申請,繳納一次費用。

馬德里商標註冊到底能省多少錢呢,深知元商標以東南亞國家、美洲國家以及中東國家為例,實地幫申請人算了一筆賬,中東國家可以節省近3萬元。詳情可參考

能省多少錢?馬德里商標註冊與逐一國家商標註冊費用比較

這篇文章。

3 可註冊國家廣泛

馬德里商標體系現有106個締約方,世界上幾乎全部發達國家都加入了馬德里商標體系,自2019年加拿大、巴西、馬來西亞相繼加入馬德里商標體系後,馬德里商標的覆蓋範圍更是得到了很大擴充套件。

以美國為首的七個最發達的工業化國家(G7)西方7國集團,包括美國、英國、德國、法國、日本、義大利和加拿大,所有成員國都是馬德里成員。

由七國集團財長會議於1999年倡議成立的二十國集團(G20),包括阿根廷、澳大利亞、巴西、加拿大、中國、法國、德國、印度、印度尼西亞、義大利、日本、韓國、墨西哥、俄羅斯、沙烏地阿拉伯、南非、土耳其、英國、美國以及歐盟,目前

僅有阿根廷、沙特、南非3個國家還不是馬德里成員

金磚5國(BRICS)包括巴西、俄羅斯、印度、中國、南非,目前除南非之外的其餘4國已經全部加入馬德里商標體系。

東盟10國包括汶萊、柬埔寨、印度尼西亞、寮國、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國、越南,目前除緬甸之外的其餘9國已經全部加入馬德里商標體系。

馬德里商標註冊的弊端

1 必須有基礎商標

馬德里商標註冊必須基於原屬國國內商標註冊或國內商標申請。根據《馬德里議定書》,申請必須以原屬國初步商標申請或註冊為基礎,而且須以本國相同商標註冊為依據,因此對申請時間、申請的商品專案有一定限制。

2「中心打擊」原則

馬德里國際註冊程式所註冊的商標,如果基礎註冊或申請在註冊日期後5年內被全部或部分駁回、撤回、登出、撤銷、放棄或宣告無效,則其效力及於所有指定國家,即該商標不能再請求國際註冊所給予的保護,而不論該商標的國際註冊是否已經轉讓。

然而這種打擊的後果並不是不可挽救的,根據《馬德里議定書》進行的馬德里商標註冊,可在商標撤銷之日起三個月內,向所指定的議定書成員國的商標主管機關提出申請,並按成員國規定繳納一定費用,將商標的國際註冊轉變為該國的國內註冊。詳情可參考

如何應對馬德里商標的“中心打擊”原則

馬德里商標註冊被駁回了怎麼辦

這兩篇文章。

3 沒有統一的商標註冊證書

國際局在收到國際註冊申請後,將簽發國際註冊證,但其效力僅與國內受理通知書相似,而且多數締約方的商標主管機關在審查後一般也不再簽發商標註冊證或核准通知書,而只在商標被全部或部分駁回時,才向申請人發出駁回通知書。所以,申請人只能透過計算駁回期限來推斷其商標是否得到有關締約方主管機關的批准。

4 沒有統一的複審和答辯程式

馬德里商標註冊申請進入各締約方的國內審查程式以後,如果被各締約方商標局駁回商標申請,或者被其他人提出商標異議,國際局不負責轉交申請人需提交給締約方商標局的複審申請書或答辯理由書,申請人如果需要複審或者答辯,就要委託該締約方認可的商標代理人提交,並進入各個締約方分別的國內商標申請流程。

5 還有一些國家沒有覆蓋

到目前為止馬德里商標體系有106個締約方,還有一些國家如中美洲、南美洲、中東、非洲、東南亞、南亞的一些國家尚未加入馬德里商標體系,國內申請人必須同時透過馬德里體系和單一國家申請或者其他地區間智慧財產權組織等不同方式同時申請商標。可參考

如何在非洲註冊商標

這篇文章。

目前尚未加入馬德里商標體系的國家舉例如下:

東南亞:緬甸

南亞:巴基斯坦、孟加拉、斯里蘭卡、尼泊爾

中東:沙烏地阿拉伯、阿聯酋、伊拉克、卡達、約旦、科威特

中美洲:巴拿馬、尼加拉瓜、牙買加

南美洲:阿根廷、智利、秘魯、委內瑞拉、巴拉圭

非洲:南非、奈及利亞、衣索比亞、坦尚尼亞

結論

馬德里商標註冊有利有弊,商標申請人要根據實際市場需求,科學地規劃國外商標註冊的方式,通常有以下一些原則。

從申請商標資助的角度考慮,用單一國家申請的方式最多隻能獲得3000元資助,如果申請國家多於3個,應當儘量採用馬德里申請方式才能獲得較多資助,最多可以獲得20個國家的資助2萬元。詳情可參考

從資助規則看商標和著作權業務的合理規劃

這篇文章。

急需使用商標、商標審查週期短的重要國家和地區,採用單一國家申請的方式比較好,如美國(9-12個月)、歐盟(4-6個月)等。

      不急使用商標的、商標審查週期超過2年的、商標註冊費用貴的、10個以上的國家註冊建議採用馬德里商標註冊申請

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