文 ｜
胡汝好
編輯 ｜
律小圈
前言
本文以中國裁判文書網公開的涉外定牌加工涉及商標權糾紛問題的147份判決書為樣本，從審理程式、審理期限、裁判結果等維度進行分析，提取其中涉及商標權問題的高頻爭議焦點，主要包括國內生產加工方、銷售方、網路零售平臺侵權責任認定、合法來源抗辯、注意審查義務等。本文對這幾個高頻爭議焦點分別進行分析，附帶部分裁判案例，並給出建議，以期對讀者有所幫助。
檢索情況
一、檢索條件
1。1案例來源：中國裁判文書網、威科先行
1。2檢索日期：2022年9月1日
1。3檢索案由：涉外定牌加工商標權糾紛
1。4檢索詞條：國際貿易、智慧財產權、涉外定牌加工
1。5文書數量：147份
二、檢索結果
根據中國裁判文書網顯示，關鍵詞檢索“國際貿易、智慧財產權、涉外定牌加工”的案例共計147份，其中以商標權問題為爭議焦點的民事判決書共計102份。下文精選涉外定牌加工商標權糾紛問題訴爭頻率較高的案例進行重點分析。
三、總體情況梳理
3.1審理程式分析
在102份判決書中，一審判決書75份，佔比約74%；二審判決書25份，佔比約23%；再審判決書3份，佔比約3%。
涉外定牌加工涉及商標權爭議案件審理程式圖
涉外定牌加工涉及商標權侵權爭議時，一般可能存在商標權地域性問題、承攬加工方的審查注意義務、國內加工與海外銷售行為的關聯與劃分等問題，涉及問題複雜多樣，爭議較多。
3.2二審裁判結果
筆者透過分析24份二審判決書的裁判結果發現，其中維持原判的18份，佔比75%；改判的6份，佔比25%。
涉外定牌加工涉及商標權爭議案件二審裁判結果圖
從以上資料可以看出，涉外定牌加工案件涉及商標權爭議的案件二審維持原判的比例遠遠大於維持原判的比例。
二審程式對商標權爭議問題改判的主要理由如下：
（1）一審法院對商標使用行為認定不清
明確生產加工方的行為系屬涉外定牌加工行為後，由於貼附相關商標的定作物，即涉案物品未進入中國市場銷售，不屬於商品，所以貼附的相關標識沒有發揮識別作用，不屬於商標法意義上的商標使用，未破壞國內商標權人商標的識別功能，因而無需進一步判斷其行為是否屬於在相同商品上使用相同的商標，或在相同商品上使用近似的商標，或者在類似商品上使用相同或者近似的商標是否容易導致混淆等事項，其行為不滿足侵犯商標權的基本要求，故並未侵犯國內商標權人的註冊商標專用權。一審法院對此事實的認定不清，導致錯誤的適用法律，二審依法予以更正。
（2）一審法院對於商品銷售行為vs涉外定牌加工行為界定不清
根據當事人提交的證據，名為《銷售合同》，實為涉外定牌加工合同。經審查合同條款可知，合同條款符合定牌加工的定做條件。一審判決對《銷售合同》、《商標註冊宣告合同》、《授權委託書》、《授權書》這四份在卷證據經審查後認為，兩上訴人提交的這些證據不能形成完整的證據鏈條，無法確認上訴人的行為得到委託人的授權。這是對證據的分析認證出現了失誤，在此基礎上認定上訴人的行為不是涉外定牌加工行為，而是商品銷售行為，構成商標侵權，屬於認定事實不清、適用法律錯誤，本院予以糾正。
3.3再審裁判結果
再審判決書有3份，裁判結果均為改判。
涉外定牌加工涉及商標權爭議案件再審裁判結果圖
再審改判的主要理由如下：
（1）二審法院以取得“商標使用授權”作為不侵犯商標權的事由不當。
商標權作為智慧財產權，具有地域性，對於沒有在中國註冊的商標，即使其在外國獲得註冊，在中國也不享有註冊商標專用權，與之相應，中國境內的民事主體所獲得的所謂“商標使用授權”，也不屬於我國商標法保護的商標合法權利，不能作為不侵犯商標權的抗辯事由。因此，二審法院適用法律錯誤，再審本院予以糾正。
（2）二審法院將涉外定牌加工固化為不侵犯商標權的情形，違背商標侵權判斷的基本規則。
自改革開放以來，涉外定牌加工貿易方式是我國對外貿易的重要方式，隨著我國經濟發展方式的轉變，人們對於在涉外定牌加工中產生的商標侵權問題的認識和糾紛解決，也在不斷變化和深化。歸根結底，透過司法解決糾紛，在法律適用上，要維護法律制度的統一性，不能把某種貿易方式（如爭議的涉外定牌加工方式）簡單地固化為不侵犯商標權的除外情形，否則就違背了商標法上商標侵權判斷的基本規則。
3.4律師代理情況
在102份判決書中，顯示涉案雙方均委託律師代理的47份，約佔46%；僅國內商標權人代理的46份，約佔45%；僅國內加工商代理的5份，約佔5%；雙方均為代理的4份，約佔4%。
涉外定牌加工涉及商標權爭議案件律師代理情況圖
根據律師代理情況可以看出，在一審、二審及再審程式中，國內商標權人和國內加工商聘請律師代理的案件佔比46%，國內商標權人委託律師代理案件的比例大於國內加工商委託律師代理的比例。
爭議焦點
圍繞商標權問題的主要爭議焦點有三個，分別為侵權責任認定、合法來源抗辯、注意審查義務等。
一、侵權責任認定
在102份判決書中，認定僅生產加工方承擔的8份，佔比約8%；認定僅銷售方承擔的49份，佔比約48%；認定平臺方承擔的0份，佔比0%；認定生產加工方與銷售方共同承擔的48份，佔比約25%；認定不承擔侵權責任的20份，佔比約20%。
涉外定牌加工涉及商標權爭議案件侵權責任認定圖
1.1認定生產加工方不承擔的理由
在經濟發展全球化程度不斷加深，國際貿易分工與經貿合作日益緊密的複雜形勢下，人民法院審理商標侵權糾紛案件應當結合國際經貿形勢發展的客觀現實，對特定時期特定市場的交易形式進行具體分析，準確判斷相關行為對於商標權人合法權益的實際影響，才能更為準確適用法律。既要嚴格依法保護商標權人合法權益，又要防止不適當擴大保護而對正常貿易和競爭秩序造成妨礙。就本案而言，常佳公司作為定牌加工合同中的受託人，在接受印尼PTADI公司的委託加工業務時，已經審查了相關權利證書資料，充分關注了委託方的商標權利狀態。在印度尼西亞相關司法機構判決相關商標歸屬上柴公司期間，還就其時的定牌加工行為與上柴公司溝通並簽訂協議，支付了適當數額的補償費用。可見，常佳公司接受委託從事定牌加工業務，對於相關商標權利狀況已經適當履行了審慎適當的注意義務。二審法院認定常佳公司未經注意合理避讓義務，與事實不符。【（2016）最高法民再339號】
1.2認定銷售方不承擔的理由
1。2。1從商標權人、被控侵權標識的使用人及消費者的利益進行綜合考量，反向混淆亦不成立。對於建發廠而言，作為商標權利人其有權在核定使用的商品上使用涉案商標，但商標的價值源於使用，在市場競爭中，如何建立起註冊商標與其標示的商品之間的穩定的聯絡，需要依靠建發廠自身真實、勤勉的努力。……本院遺憾地看到，建發廠並沒有延續這樣的努力，在箱包商品上規範使用“”註冊商標，同時結合使用對其含義加以闡釋的其他中英文標識，相反，建發廠在箱包商品上開始申請註冊並大量使用與被控侵權標識的整體形態更為接近的標識，即建發廠並沒有努力為涉案“”商標創造獨立的市場價值和地位，而是更樂於追求與被控侵權標識所指示的商品來源相混淆的結果，對於這種試圖不勞而獲、有違公平競爭原則的行為不應予以鼓勵。【（2017）浙01民初27號】
1。2。2案涉被控侵權枕頭的吊牌上載明“富得來”品牌及“東莞市厚街富得來床上用品系列”、電話、地址等資訊，富得來加工店辯稱其是小作坊，僅生產了枕芯，沒有生產枕套，吊牌是應其他老闆的要求印製。合議庭認為僅憑案涉枕頭的吊牌不足以認定印有大嘴猴圖案的枕套是富得來加工店所生產及整個枕頭是富得來加工店所銷售，故要求宏聯公司的委託訴訟代理人就富得來加工店是否侵權進一步補強證據，但宏聯公司認為其已無證據提交，拒絕再補強證據。基於此，本院認為宏聯公司提交的證據不足以證明案涉被控枕頭系富得來加工店生產和銷售，不能認定富得來加工店對宏聯公司的案涉註冊商標構成侵權。【（2019）湘10知民初114號】
1.3認定平臺方不承擔的理由
1。3。1商標權人放棄針對淘寶公司的訴請，故關於淘寶公司的責任問題，本院不再評判。【（2018）浙0110民初9540號】
1。3。2被告阿里巴巴公司：首先，根據原告提供的公證購買記錄及購買網站所披露的服務條款顯示，被告阿里巴巴公司就www。1688。com網站僅提供資訊搜尋、連結等網路技術服務，並未涉入被控侵權商品資訊的編輯釋出及銷售，原告亦未能提供證據證實被告阿里巴巴公司從被控侵權產品銷售中存在獲利情況。其次，銷售被控侵權產品的網店經被告阿里巴巴公司審查已將相關銷售主體的經營資質等資訊材料在其網站上予以披露，原告未能提供證據證實該披露資訊存在虛偽情況，且在訴前原告並未向被告阿里巴巴公司傳送權利通知或予以書面投訴，原告亦未能提供證據證實被告阿里巴巴公司在訴前已知其運營網站中的商品中存在侵權商品，結合被告阿里巴巴公司在收到本案訴狀後，已就相應涉嫌的侵權資訊進行處理，相應的侵權資訊已未在網站中予以出現的情況，本院確認本案中被告阿里巴巴公司已履行其網站服務條款及法定的審查和注意義務，不存在過錯亦不構成幫助侵權，原告主張被告阿里巴巴公司構成侵權缺乏事實和法律依據，本院不予支援。【（2016）粵0604民初13131號】
1.4認定生產加工方與銷售方共同承擔的理由
1。4。1被控侵權商品在顯著位置使用上述標識，易使相關公眾對商品的來源產生誤認或者認為其來源與宏聯公司享有獨佔許可使用權的商標有特定聯絡，在隔離比對的條件下兩者構成相似的商標標識。因此，被控侵權商品屬於侵犯宏聯公司享有獨佔許可使用權的第10065567號的商品。故凱隆箱包廠生產銷售、公平超市銷售被控侵權商品的行為構成侵權。【（2019）湘10知民初120號】
1。4。2宏聯公司主張其從未授權萬佳源百貨店銷售帶有前述商標的商品。萬佳源百貨店無法提供獲得案涉商品屬於經授權可銷售商品的證據，故一審法院認定案涉商品並非宏聯公司或其授權的主體生產的商品。【（2021）粵19民終6143號】
1.5認定不承擔侵權責任的理由
1。5。1本院認為，對此進行判斷時，應結合該商品本身具有涉外定牌加工的屬性予以綜合考量。首先，“RAYCO”標識不僅是美國註冊商標，還是境外委託方的企業字號，該商標在第7類機械裝置商品上的使用時間最早可以追溯至1979年，涉案商品在美國註冊商標核定使用的商品範圍內。其次，從商標的使用形態來看，涉案商品上使用的“RAYCO”標識與境外委託方授權商標指定的標識完全相同，且商品上還根據境外委託方的要求標註了美國專利號。再次，涉案商品不僅在境外委託方給寧波坦汐機械有限公司的訂單中得以體現，且已明確得到境外委託方的追認授權，出口報關單、裝箱單和商業發票顯示涉案商品應全部出口銷售給境外委託方，不在中國境內銷售，並未給原告帶來實質性損害。最後，考慮到“RAYCO”商標在美國的註冊時間早於“RAYCO”商標在中國國內的註冊時間，且原告的涉案商標及商品在中國境內的知名度不高，涉案商品的境外委託方和境內加工方在主觀上沒有傍名牌、搭便車的故意。綜上，本院認為涉案商品並未侵害原告澳德公司的涉案商標專用權。【（2019）滬0115民初44978號】
1。5。2被告的行為屬於涉外定牌加工，該標識不會在我國領域內發揮商標的識別功能，不具有使我國的相關公眾將貼附該標識的商品與原告生產商品的來源產生混淆和誤認的可效能，由於商標保護的地域性，原告的商標權並未受到實際損害，故被告的行為不構成商標侵權。【（2018）浙0206民初6725號】
1。5。3綜上，在定牌加工過程中，全部用於境外銷售、不進入我國市場流通領域的附加商標行為，在我國境內不具有識別商品來源的功能，因而不構成商標法意義上的商標使用行為，故被告開元公司的行為未落入原告特美特公司涉案商標權的保護範圍。原告特美特公司主張被告開元公司侵犯其註冊商標專用權的證據不足，其所提訴訟請求缺乏事實和法律依據，本院不予支援。【（2018）蘇8602民初2083號】
1。5。4被訴侵權商品系按照委託方提供的設計或樣式生產，全部出口至境外，未在境內銷售，不屬於商標意義的使用，所使用玫瑰花造型與訟爭商標不完全相同，並在顯著位置標註有委託方提供的境外商標ALBERTS及圖商標，可以與可味公司的商品相區別，不致發生混淆，對可味公司涉案商標權未造成實質損害。【（2019）閩民終450號】
對生產加工方的建議：
涉外定牌加工產品不得流入中國市場。但在實際生活中，公眾依舊會對此存在誤認的可能，涉外定牌加工可能構成侵權。因此，國內生產加工方要注意境外註冊商標與境內商標是否近似，委託協議中的商標與境外註冊商標的一致性。
對國內商標權人的建議：
（1）建立起註冊商標與其標示的商品之間的穩定的聯絡，需要自身真實、勤勉的努力，要摒棄搭便車心態。
（2）積極維權，警惕惡意搶注行為。
【裁判規則一】
國內商標權人若不積極使用註冊商標，法院會認定其為試圖不勞而獲、有違公平競爭原則。
【案件索引】
（2016）滬0115民初20489號
【法院觀點】
商標權利人若不使用其註冊商標，就不存在因使用註冊商標而獲得的經濟收益；他人未經許可使用該註冊商標，也不會對商標權利人造成實際的經濟損失。因原告未證明已實際使用涉案的兩個註冊商標，故原告要求被告賠償經濟損失的訴訟請求，本院不予支援。
【裁判規則二】
對商標相同或近似的認定，應以相關公眾的一般注意力為標準。
【案件索引】
（2014）浙甬知終字第104號
【法院觀點】
關於被控侵權標識與涉案商標是否構成近似，貝特公司在上訴中主張，二者在字形、讀音、含義、整體結構上存在差別。本院認為，對商標相同或近似的認定，應以相關公眾的一般注意力為標準，既要進行對商標的整體比對，也要進行主要部分的比對，而且比對應當在比對物件隔離的狀態下分別進行。涉案商標具有較高知名度和顯著性，被控侵權標識與上述註冊商標雖存在一些差別，但其過分突出顯示c、k兩字母，超出首字母大寫的正常比例範圍，c、k兩字母成為被控侵權標識的主要部分，從整體視覺效果上看，被控侵權標識與涉案商標已構成近似。
二、合法來源抗辯
在102份判決書中，認定合法來源抗辯成立的3份，佔比25%；認定合法來源抗辯不成立的9份，佔比75%。
涉外定牌加工涉及商標權爭議案件合法來源抗辯認定圖
2.1認定合法來源抗辯成立的理由
故無錫某公司加工並將涉案牛仔褲返銷韓國的行為符合《商標許可協議》的約定，無錫某公司在加工的服裝上使用涉案商標具有商標權利人合法的授權，無錫某公司並無侵權的主觀故意和過錯。【（2011）滬一中民五（知）終字第130號】
2.2認定合法來源抗辯不成立的理由
2。2。1三群公司是被控侵權產品的製造商。《中華人民共和國商標法》（2013年修正版）第六十四條第二款規定，銷售不知道是侵犯註冊商標專用權的商品，能證明該商品是自己合法取得並說明提供者的，不承擔賠償責任。三群公司是被控侵權產品的製造商，而非單純的銷售商，故其不適用合法來源抗辯，其以此抗辯不承擔賠償責任，本院不予支援。【（2020）粵73民終4851號】
2。2。2沒有貨運公司的營業執照，且報關單時間與本案無關，涉案侵權產品是原告在網上購買，不能證明合法來源。【2016）粵0604民初13131號】
對生產加工方的建議：
首先，國內生產加工方首先需注意境外委託人必須是境外註冊商標的合法使用人；其次，需注意定牌加工產品屬於境外註冊商標指定的商品範圍。
對銷售方的建議：
銷售方應該提高商標權意識，規避侵權行為。
【裁判規則一】
未提交證據證明產品具有合法來源的，應承擔停止侵權責任。
【案件索引】
（2019）魯**民初58號
【法院觀點】
作為銷售單位，對其銷售產品的進貨渠道應具有較高的注意義務。兩被告銷售涉案侵權產品，未提交證據證明產品具有合法來源，應承擔停止侵權、賠償損失的民事責任。
三、注意審查義務
在102份判決書中，涉及注意審查義務的判決書共有10份，其中認定已盡到注意審查義務的2份，佔比20%；認定未盡到注意審查義務的8份，佔比80%。
涉外定牌加工涉及商標權爭議案件注意審查義務認定圖
3.1認定已盡到注意審查義務理由
在經濟發展全球化程度不斷加深，國際貿易分工與經貿合作日益緊密的複雜形勢下，人民法院審理商標侵權糾紛案件應當結合國際經貿形勢發展的客觀現實，對特定時期特定市場的交易形式進行具體分析，準確判斷相關行為對於商標權人合法權益的實際影響，才能更為準確適用法律。既要嚴格依法保護商標權人合法權益，又要防止不適當擴大保護而對正常貿易和競爭秩序造成妨礙。就本案而言，常佳公司作為定牌加工合同中的受託人，在接受印尼PTADI公司的委託加工業務時，已經審查了相關權利證書資料，充分關注了委託方的商標權利狀態。在印度尼西亞相關司法機構判決相關商標歸屬上柴公司期間，還就其時的定牌加工行為與上柴公司溝通並簽訂協議，支付了適當數額的補償費用。可見，常佳公司接受委託從事定牌加工業務，對於相關商標權利狀況已經適當履行了審慎適當的注意義務。二審法院認定常佳公司未經注意合理避讓義務，與事實不符。【（2016）最高法民再339號】
3.2認定未盡到注意審查義務的理由
3。2。1根據在案證據，涉案商標經過長期宣傳使用具有較高知名度，渤海防爆工具公司理應知曉，也瞭解行業的經營狀況，在此情況下，其接受俄羅斯WEDO公司的委託加工製造被控侵權商品，並印製與涉案商標近似的標識，難以認定盡到合理注意義務且屬於善意。【（2021）京**民終1457號】
3。2。2北特春酒廠雖然與韓國委託方（株）成林簽訂有《OEM合同書》，但該合同指定使用的商標為“一品窖高麗村”，作為合同附件的商標註冊證書所記載的商標亦為“一品窖高麗村”，儘管北特春酒廠所貼附的商標標識與（株）成林透過電子郵件方式確認使用的標籤樣式相同，但其對文字商標的使用方式突出強調了“高麗村”字樣，顯然與商標註冊證核准註冊的商標不符，反而與白酒市場上的馳名商標“高麗村”高度近似。此種情況下，北特春酒廠主張其已盡到合理審查義務有違誠實信用原則。因此，北特春酒廠未盡到合理審查義務，具有主觀過錯，其該項上訴理由缺乏事實和法律依據，本院不予支援。【（2020）遼02民終538號】
對生產加工方的建議：
國內加工企業對境外委託人在境外是否享有註冊商標專用權或者取得合法授權許可應當進行必要的審查。
對銷售方的建議：
銷售方需要盡到合理審查義務，確認供貨方是否為涉外定牌加工的被委託方，以及是否生產加工的物品是否具有商標權糾紛爭議可能性。
對平臺方的建議：
網路零售平臺要切實履行法定審查和注意義務，以免出現過錯行為出現或幫助侵犯商標權。
【裁判規則一】
國內加工企業對境外委託人在境外是否享有註冊商標專用權或者取得合法授權許可應當進行必要的審查。
【案件索引】
【（2016）最高法民再339號】
【法院觀點】
國內加工企業對境外委託人在境外是否享有註冊商標專用權或者取得合法授權許可應當進行必要的審查，其未盡到審查或合理注意義務的，應當認定國內加工企業存在過錯，其定牌加工行為構成商標侵權，應承擔相應的民事責任。
結語
我國國內企業在接受國外品牌商委託代為生產帶有商標的商品時，應注意進到合理審查義務，審查國外企業對其註冊的商標享有合法的獨佔權利。對於境外委託方在目的國擁有正當合法的商標權，產品全部出口該目的國，我國加工方已經盡到必要、合理審查注意義務的，原則上可以認定加工方的生產加工行為不構成侵犯商標。
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